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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

IT・ベンチャーの企業法務

共同研究開発契約を締結するために知っておくべきポイントとは

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共同研究開発契約を締結するために知っておくべきポイントとは

自社に不足している技術・ノウハウ・人材などを補完し、スピーディかつ低コストで商品や技術を開発する手法の一つに共同研究開発があります。

共同研究開発によって他社から得るものは少なくないのですが、同時に自社の情報や技術などが相手企業に流出することも考えられます。

また、共同開発の成果が得られた時の取扱いについても、それぞれが自社の利益を優先し、できれば独占したいと考えても不思議ではありません。実際にはどこかで折り合いをつける必要があります。

このような共同研究開発における問題点を事前に協議しルールを定め、無用なトラブルを回避するために締結するのが「共同研究開発契約」です。

そこで、今回は共同研究開発契約のメリットやデメリット、想定されるトラブルを回避するための注意ポイントなどを整理して解説します。

共同研究開発とは

共同研究開発は企業提携の一種で、利害が一致する複数の企業が協力しながら行う、製品や技術の効率的な開発活動のことです。

技術革新のスピードが速い分野や製品の短サイクル化が進んでいる分野では、開発に時間をかけ過ぎると他社との競争に負けてしまう可能性があります。

せっかく資金を投下し、研究開発を進め、新製品などを完成させても、競合会社が先に同様の製品を完成し市場に投入していれば、開発した製品の価値が大きく損なわれてしまいます。

製品や技術の開発を短期間に行う手法には経営レベルの決断が必要なM&Aや業務提携などもありますが、共同研究開発は経営には影響が少なく、内容によっては部門長でも決裁できるため多くの企業が採用しています。

共同研究開発契約のメリット

役割分担と費用負担が明確になる

第三者と共同で開発業務を行う場合、費用負担や開発に関する役割分担のパターンはさまざまです。費用のみ負担し、開発業務は相手企業が行うパターンもあれば、開発フェーズによって担当企業を分け、開発に必要な費用はそれぞれの担当企業が負担するパターンなど決まった形はありません。

そのため、共同研究開発契約の重要な役割の一つは、それぞれの企業の役割や責任範囲、及び費用負担を明確にすることにあります。

また、仮に相手企業が義務を怠った場合の損害賠償請求権なども定めることができるので役割分担や費用負担についてはできるだけ実現可能な内容にすることが重要です。

開発コスト低減とリスク分散ができる

共同研究開発のメリットは、開発に必要な資金を参加企業の間で分担することができ開発に必要な人件費も抑えることができる点にあります。

また、単独では手が出せないような大型の開発が可能になるとともに、仮に成果が得られなかった場合にはコスト面のダメージを参加企業間で分散することができます。

技術・人材・研究設備などの相互補完ができる

研究開発には資金の他に、自社に欠けている技術や人材、そして試作・評価ができる機材なども必要になります。

共同研究開発契約のデメリット

技術・ノウハウが流出するリスクがある

同じ目的のために作業する開発者間では相手が必要とする情報は開示せざるを得ませんし、相互に秘密保持義務を負っているので重要な技術やノウハウなども開示する可能性があります。

そのため、共同研究開発の最大のデメリットは、自社の技術・ノウハウなどが相手企業に流出し学習されてしまうことです。

しかし、逆に自社が相手企業の技術・ノウハウなどを学習できるという点では、メリットと考えることもできます。

いずれにしても、開示する情報の範囲には十分な配慮が必要となります。

成果の独占が難しくなる

単独で新しい製品や技術を開発した場合、その成果を独占しライバル企業に対して有利に事業展開を行うことができます。

しかし、共同研究開発の場合には成果に基づく知的財産権に関し相手企業にも権利が発生する場合があるため独占が難しく、相手企業がその知的財産権を利用し自社と競合する事業を行う可能性もあります。

他社との共同研究開発が制限される可能性がある

共同研究開発の期間中に相手企業が自社のライバル企業などと同種の共同研究開発を行わないように、契約の中に「第三者と同一または類似する目的の共同研究開発を禁止する(競合開発の禁止)」などの条項を加える場合があります。

しかし、自社が基本技術を持っている場合にはさまざまな応用製品・技術の開発が考えられるため、他社との共同研究開発が制限されると事業活動に大きな影響を与える可能性もあります。

共同研究開発契約で失敗しないためのポイント

共同研究開発契約の目的設定は慎重に

共同研究開発契約の目的設定に関してあまり重要視しない傾向がありますが、実際には多くの条項に影響を与えてしまい、相手に不要な広い権利を与えたり、自社が必要以上に制限を受けたりすることもあるため非常に重要になります。

競合開発禁止条項との関係

前項で触れた競合開発の禁止条項では同一または類似する「目的」によって、禁止される範囲が大きく変化します。

例えば、共同研究開発の目的を「通信端末のシステム開発」と「通信端末の音声認識システムの開発」にしたとします。その場合、前者では通信端末に関する全てのシステム開発について第三者との共同開発はできなくなり、後者の場合は音声認識システム以外であれば自由に共同開発ができることになります。

目的設定はあまり具体的すぎても自由度が無くなり、少しの軌道修正でも契約変更が必要になりますが、逆に、抽象的すぎると禁止範囲が必要以上に広くなるので慎重に検討しなければなりません。

知的財産権との関係

目的設定が広すぎると、共同研究開発とは別に、共同研究の結果得られた発明に基づく特許出願に対して、出願日が共同研究開発契約の有効期間内であった場合には、相手企業から共同研究開発の成果であるとして権利を主張される可能性があります。

逆に具体的すぎると、相手企業が成した発明が共同研究開発の成果であるにもかかわらず目的外ということで単独で特許出願されるリスクも生まれます。

秘密保持義務との関係

一般に、秘密保持義務を定める条項では相手方の秘密情報は目的の範囲内に限って使用できる、あるいは目的以外の使用は禁止すると定められます。

しかし、目的設定が広すぎると実際に行っている開発とは別のプロジェクトで自社の秘密情報を利用されても契約違反とはならず、逆に具体的すぎるとちょっとした応用開発でも契約違反になる可能性があります。

最大のポイントは成果の取扱い

共同研究開発契約の協議で最も時間を使うのが「成果の取扱い」ではないでしょうか。

成果に基づく知的財産権の帰属や実施権、実施許諾権などは自社の事業に直接影響があるためお互いに譲れない点は多々あるのですが、共同研究開発をスタートする前に可能な限り合意しておくことが無用なトラブルを避ける最大のポイントとなります。

知的財産権の帰属

共同研究開発で成した発明に基づく知的財産権は、発明者が所属する企業が権利を持つことが一般的です。

ただし、社員との契約や職務発明規定などで「社員が仕事上で成した発明などに基づく知的財産権は会社が承継する」などと規定していることが条件になります。

この場合、共同研究開発で発生した知的財産権は発明者が所属する企業に帰属することになるのですが、契約で次のように異なる定めをすることも可能です。

  • 全ての知的財産権はどちらかの単独帰属とする
  • 全ての知的財産権は共有とする
  • 発明の種類や分野などによって知的財産権をどちらかの単独帰属とする
  • 協議の上、知的財産権の帰属先を決定する

知的財産権の帰属についての判断は、自社のコア技術に関する知的財産権は単独帰属、応用技術についてはケースバイケースのように、経営戦略に基づいて行われることが必要です。

特許と特許権取得のメリットについて詳しく知りたい方は、下記記事にて詳述していますので本記事と合わせてご覧ください。

知的財産権の実施、独占権など

基本技術に関する知的財産権を相手企業の単独帰属とし、応用製品に関する知的財産権を自社の単独帰属とした場合、応用製品を製造・販売するためには相手企業から基本技術に関する知的財産権の実施許諾を受ける必要があります。

共同研究開発は成果を利用して利益を獲得するために行うのですから、成果の帰属にかかわらず自社の事業に必要であれば相手企業に帰属する知的財産権の実施を可能にしておかなければなりません。

特許の場合には、競合企業に基本技術をライセンスされないように、一定期間の独占的な通常実施権を設定するよう定めておくことも考えられます。

成果の公表時期、内容

研究者や開発者にとっては共同研究開発の成果を学会や論文で発表することは非常に重要なことです。

共同研究開発契約では秘密保持義務が定められていますから、成果の公表を希望する場合には契約内で規定しておかなければなりません。

また、特許出願前の公表は特許の新規性喪失につながります。ですから、特許出願後でも特許出願が公開されるまではライバル企業に自社の開発内容について知られずにすむメリットがあるため、公表する場合には時期や内容については事前に相手方と合意しておくことが重要です。

解除事由/COC条項は要注意

チェンジ・オブ・コントロール(COC)条項とは、M&Aなどに伴う「会社の支配権の変動」を契約の解除事由とする条項です。

ベンチャー企業などがM&Aの対象となることは珍しくないため、共同研究開発の相手企業が契約の解除事由にCOC条項を加える場合があります。

ライバル企業がベンチャー企業などを買収した場合、共同研究開発を継続することによって重要な情報がライバル企業に流出するリスクがあるためです。

しかし、ベンチャー企業やスタートアップにとっては、有望な共同研究開発は企業価値を高めますが、契約の中にCOC条項が含まれているとリスクと評価され企業価値が毀損する可能性がありますのでCOC条項の取扱いには十分注意しましょう。

まとめ

今回は、共同研究開発契約のメリットやデメリット、トラブルを回避するための注意ポイントなどについて解説してきましたが、海外企業と共同研究開発を行う場合には、準拠法や合意管轄裁判所などの判断も重要になります。

また、共同研究開発のテーマ以外のテーマに関する研究開発を制限したり、成果を利用した研究開発を制限したりする場合は、独占禁止法上の不公正な取引に該当する可能性もあります。

このようにケースによってはいろいろなリスクが潜んでいるため共同研究開発契約を締結する場合には独自に判断するのではなく専門的な知識や経験が豊富な弁護士に事前に相談することをおすすめします。

当事務所による対策のご案内

モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に高い専門性を有する法律事務所です。企業間の共同研究開発にあたっては契約書の作成が必要です。当事務所では、東証一部上場企業からベンチャー企業まで、様々な案件に対する契約書の作成・レビューを行っております。もし契約書についてお困りであれば、下記記事をご参照ください。

https://monolith-law.jp/contractcreation

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